如何修改日本專利申請中的說明書和權利要求書

2016-05-16 23:58:33 作者:chinatm 來源: 瀏覽次數:0 網友討論 0

與中國相同,在日本提交專利申請後,說明書的修改不能超出原始說明書和權利要求書的記載範圍。但是,對于修改是否超範圍的判斷,中日專利審查機構的判斷有所不同。

與中國相同,在日本提交專利申請後,說明書的修改不能超出原始說明書和權利要求書的記載範圍。但是,對于修改是否超範圍的判斷,中日專利審查機構的判斷有所不同。此外,對于權利要求書的修改,不同的修改時機,可修改的範圍也不盡相同。根據日本專利法,對權利要求書做出修改的時機越晚,修改的自由度就越小。這就可能導致有些發明專利申請因延誤修改時機而無法獲得授權。因此,充分理解和把握權利要求書的修改時機和可能修改的範圍,是非常重要的。   

    在日本,從專利申請人提交專利申請之後(對于通過《專利合作條約》(PCT)途徑提交的國際專利申請,則從提交進入日本國家階段的書面聲明和日文譯文之後),到審查員發出第一次審查意見通知書之前,專利申請人可以隨時對權利要求書、說明書及附圖(下稱說明書等)進行修改。而這一時期對修改的限制也最爲寬松,只要是在原始說明書等文件記載事項範圍之內的修改,都是允許的。此外,對于權利要求書的修改,如變更請求保護的發明、擴大保護範圍等,也都是允許的。這裏所說的原始說明書等申請文件中的記載事項,可能不僅包括直接記載的內容,還包括本領域技術人員閱讀說明書等文件後,根據技術性常識可以明確理解的事項。例如,原始說明書中有“彈性支撐體”的表述,通過說明書附圖,本領域技術人員可以明確理解爲“螺旋彈簧”。在這種情況下,即使沒有相應的文字記載,也可以將“彈性支撐體”修改爲“螺旋彈簧”。但是,這種基于本領域技術人員自身知識和常識的表述,必須是明確的、清晰的、唯一的,才可以解釋爲原始說明書等記載的範圍內的內容。   

    此外,對于PCT國際專利申請,原始說明書等申請文件是指向國際申請受理局提交的原始文件。只要是原文中有記載的內容,都可以根據原文對日文譯文進行修改。但是,不支持以所主張的優先權的申請文件中所記載的內容爲依據的修改。例如,以主張中國專利申請爲優先權的中文PCT國際專利申請指定進入日本國家階段時,如果日語存在誤譯,可以以中文PCT國際專利申請文件爲依據進行修改,而不能以優先權文件爲依據進行修改。   

    對于權利要求的修改,筆者通過以下幾個案例作出具體說明。   

    1.將“取代基爲氟原子”修改爲“取代基爲鹵素原子”   

    當原始說明書和權利要求書中都只有關于“芳香族環上一個氫原子被氟原子取代”的表述時,如果將其修改爲“芳香族環上一個氫原子被鹵素原子取代”,這種擴大權利要求範圍的修改能否被認可,關鍵取決于,本領域技術人員能否理解“氟原子等同于鹵素原子”。筆者認爲,即使原始說明書中僅有“此氟原子也可以爲其它鹵素原子”的表述(無具體實施例),也可以進行上述修改。   

    但是,反過來,如果原始說明書中只有“芳香族環上一個氫原子被鹵素原子取代”的表述(無具體實施例),要修改爲“芳香族環上一個氫原子被氟原子取代”,這樣縮小保護範圍的修改很有可能是不允許的。因爲本領域技術人員無法理解作爲取代的不是Cl、Br、I、At原子,而只有氟原子,就如同不允許將“烷烴取代基”修改爲“甲基”的情況一樣。   

    2.將“記錄或播放裝置”修改爲“磁盤的記錄或播放裝置”   

    該修改屬于縮小保護範圍的修改,該說明書中有對“CD-ROM的記錄或播放裝置”的表述。但日本法院認爲,作爲本領域技術人員,參照技術常識可以確定,本發明不僅適用于CD-ROM,也適用于其他磁盤的記錄或播放。因此,上述修改可判斷爲屬于本領域技術人員顯而易見範圍內的修改,可以被認可。   

    3.將“控制單元沒有正常執行時”修改爲“基于控制單元沒有正常執行時的錯誤信號”   

    此修改對“控制單元沒有正常執行時”進一步限定爲“控制單元沒有正常執行時,基于錯誤信號”,屬于縮小保護範圍的修改。此說明書中,只有關于“接收不到正確信號(表示正確狀態的信號)的狀態持續一定時間以上時判斷爲異常狀態”的表述,沒有涉及“錯誤信號”的表述。因此,雖然屬于縮小保護範圍的修改,但日本法院認爲此修改屬于添加新內容,因而是不允許的。   

    由上可知,在專利申請進入實質審查階段之前,對于權利要求書而言,縮小保護範圍的修改不一定是允許的,而擴大保護範圍的修改有可能是允許的。其判斷標准爲,對本領域技術人員來說,修改後的權利要求中所記載的發明,能否被認爲是原始說明書中所記載的發明。此外,日本特許廳不會發出進入實質審查階段的通知書,因此,對于在此之前的申請文件的修改,應該盡量提早進行。
 

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