京東能撤銷阿裏巴巴的“雙十一”商標嗎?

2014-11-05 12:50:37 作者:遊雲庭 來源:上海大邦律師事務所高級合夥人 瀏覽次數:0 網友討論 0

據媒體報道,阿裏巴巴公司已經取得了“雙十一”註冊商標並授權旗下天貓使用,其近期致函多家媒體稱京東的廣告語使用了“雙十一”侵犯了其註冊商標權。

據媒體報道,阿裏巴巴公司已經取得了“雙十一”註冊商標並授權旗下天貓使用,其近期致函多家媒體稱京東的廣告語使用了“雙十一”侵犯了其註冊商標權。而京東則回應稱“雙十一”已經成為全零售行業的節日,阿裏註冊“雙十一”商標是壟斷行為。其實不止京東,蘇寧、國美、亞馬遜等電商企業應該也會受此影響。
 
  佩服阿裏巴巴集團的知識產權意識,把“雙十一”申請為商標進行品牌保護很有創意,並且在11月11日前夕和京東進行市場競爭的白熱化階段祭出商標這個法寶,確實是一支既打擊競爭對手又為自己加強宣傳造勢的奇兵,但我的觀點是,囿於“雙十一”這個名稱本身的限制,此案後續的博弈會延續很久,而且弄不好這個商標可能會被無效,變成一個一次性使用的武器。下面是筆者的分析:
 
  一、阿裏巴巴為什麽在獲得商標一年多才開始維權?
 
  根據商標局網站的檢索結果,阿裏巴巴集團獲得第35類廣告、替他人推銷等服務項目的“雙十一”註冊商標的時間是2012年12月底,考慮到三個月公告期和商標證打印時間的因素,其獲得商標註冊證的具體時間應該為2013年4至5月間。這個商標如果要用,最早應該在去年就可以維權了,為什麽要拖一年多,到今年“雙十一”促銷前才用?
 
  如果我在阿裏巴巴集團法務部負責商標工作,也一定會慎重考慮這個維權的事情,我國《商標法》規定僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的或者僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的標誌不得註冊為商標,但這些標誌經過使用取得顯著特征,並便於識別的,可以作為商標註冊。“雙十一”這個名字指的就是11月11日的商家促銷活動,依照前述規定可能會被認定為商家11月11日集體促銷的通用名稱,也可能被認定為是一個表示促銷時間的描述性標識。
 
  如果對第35類“雙十一”商標申請進行審查的商標局審查員對互聯網比較熟悉,應該會初審駁回這個申請。因為這個標識更應該屬於公共領域而不是作為一個企業的知識產權。即便阿裏巴巴要取得這個商標,也應該通過復審提交這個商標已經經過使用獲得顯著性的證據才行。但阿裏巴巴既然已經輕松的直接獲得了這個商標,而這個商標的顯著性又存在先天不足,在使用的時候就要慎重考慮怎麽用,因為如果使用不當,商標可能會被無效,煮熟的鴨子也會飛。
 
  二、京東法律上有哪些反制“雙十一”商標的措施?
 
  從目前的進展看,京東更傾向於從諷刺阿裏壟斷“雙十一”的市場宣傳角度進行反制,但實際法律上他們也是有很多武器的:
 
  1、正面進攻,對“雙十一”商標提起無效程序。
 
  《商標法》第四十四條規定:已經註冊的商標,屬於通用名稱或描述性標識的,其他單位或個人可以請求商標評審委員會宣告該註冊商標無效。商標評審委員會應當自收到申請之日起九個月內做出決定。也就是說,如果京東向商評委討說法的,九個月就可以拿到初步結果,當然,對商評委的評判不服的,後面還可以進行行政訴訟。不過,對京東的無效申請,阿裏巴巴也可以進行抗辯:雖然雙十一是一個描述性商標,但阿裏巴巴通過自己的使用已經使這個名稱具有了顯著性,因此應當受到法律保護。
 
  2、發送反通知函給媒體,告知不侵權。
 
  既然阿裏巴巴可以給媒體發函告知京東侵權,京東也可以發反通知函告知不侵權。京東的理由可以是,京東對“雙十一”的使用是描述性的,就是特指11月11日進行的促銷,因此是合理使用,不構成侵權。之前北京高院曾經規定過構成合理使用商標標識的三個要件:使用出於善意、不是作為自己商品的商標使用、使用只是為了說明或者描述自己的商品。但即便京東目前的使用基本符合這些條件,問題是收到阿裏巴巴通知函的不是法院而是媒體,他們對此事是否侵權可能並不清楚,因此,反通知函的效果其實還是取決於後續的溝通力度,這是對雙方市場部門執行力的考驗。
 
  3、提起確認不侵權之訴。
 
 
  京東可以向所在地法院提起訴訟,要求法院確認其對“雙十一”的使用並不侵犯阿裏巴巴公司的商標權,如果有必要,還可以申請訴訟禁令,要求法院禁止阿裏巴巴向媒體發送侵權通知函。當然,這個技術上有點難度,但京東和阿裏巴巴的商標博弈本質還是互聯網企業的市場競爭,做得有想象力一點才符合互聯網的競爭特色。
 
  最後,“雙十一”商標之爭是一個很好的知識產權普法案件,衷心希望阿裏和京東的知識產權同仁把握機會充分博弈,公平競爭,向中國乃至全世界的知識產權界展現自己的風采。

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